一、平行进口立法迫在眉睫
正当我国的DVD 产业取得了令世人瞩目的飞速发展时,日立、松下等企业组成的6C 联盟就迫不及待、冠冕堂皇地竖起了知识产权保护这面大旗,要求我国的DVD 企业向其交纳专利使用费。虽然DVD 专利侵权案以和解告终,但是我们的企业为此付出了上百亿元的惨痛代价。
为什么我国企业的DVD 生产会构成侵权呢? 据相关报道,一个主要的原因是:我国的DVD生产企业在未获得6C 联盟许可的情况下,从国外进口了机芯、解码芯片等各种核心元器件进行DVD 的组装和销售。这实际上就是知识产品[1] 的平行进口问题。所谓平行进口,通常是指进口商在未经知识产权人或专有实施权人许可的情况下,从其他国家市场合法购买并进口知识产权人在当地制造、销售的知识产品的行为。就DVD 侵权案而言,如果核心元器件的进口行为是合法的,而且在DVD 的组装生产方面也不存在着其他技术侵权,显然我国的生产企业就无须支付“专利使用费”。而核心元器件的进口行为是否合法取决于对平行进口合法性的认定。
依据我国现行的法律规定,使用、销售专利权人制造或许可制造的专利产品并不构成侵权。[2] 如果这种“制造”包括专利权人在国外的“制造”行为,显然平行进口也就理所当然地属于合法行为。然而,由于专利权的地域性特点,因此,许多学者认为这里的“制造”仅被限于在我国国内的“制造”,而不涵盖在其他国家、地区的“制造”。此外,根据专利法第11条的规定,专利产品的进口权归属于专利权人,未经专利权人许可,其他任何人都不得进口其专利产品,因此,虽然我国对平行进口问题尚未出台明确的司法解释,但是根据这条规定,平行进口的合法性通常不受认可。
从DVD 专利侵权案可以看出平行进口问题急待解决,而且必须着眼于两个方面:一方面是通过国内立法明确认可专利产品的平行进口;另一方面则是在国际谈判中代表发展中国家要求世界各国尽快达成同意平行进口的共识。
国内立法认可平行进口能够避免再次出现类似于DVD 专利侵权案的尴尬局面,使我国国内企业在专利产品的利用上争取主动。尤其是现阶段,我国大部分的高科技专利已被国外的专利权人先行注册,而且很多专利在国内并未被许可实施,这些专利构成了无形的技术壁垒,由于国内企业无法获得实施许可,因此不得从事专利产品的生产、销售,致使一些企业虽然在生产过程中迫切需要专利产品但是却无法直接从国内市场购买专利产品,只能求助于国外市场,加之平行进口受到限制的话,企业自行从国外直接进口的途径也被阻截了,这就使得企业的生产处处受到限制,更谈不上技术更新了。
促进世界各国对平行进口认可达成共识对缩小南北之间经济和技术差距的作用显而易见,切实地体现了世贸组织的基本理念。只有在认可平行进口的前提下,发展中国家才能充分发挥原材料成本低、劳动力密集的优势,利用引进技术,扩大产品的对外出口,使发展中国家的企业在引进技术的同时能够得到****限度的经济回报。
二、平行进口立法的可行性
(一) 理论依据
专利产品的平行进口问题近年来在我国也逐渐受到关注,但是至今为止反对平行进口的观点在法学界仍然占据主导地位。目前,在我国,主张禁止平行进口主要有以下两种观点:
一种观点认为,根据专利权的地域性特征,专利权人在不同国家被授予的各个专利权之间是相互独立的,分别受到各国法律的保护,因此虽然权利人在一个国家的市场上销售专利产品之后,其权利在该国国内已告穷竭,但是如果该专利产品未经权利人许可被进口到另一个国家的市场上,则该行为虽然不构成对出口国专利权的侵犯,但是却侵犯了权利人在进口国被授予的专利权。[3]
另一种观点认为,平行进口的认可将削弱专利的价值,给专利制度带来负面的影响, [4]权利人经济利益将受到不当削减,降低了对智力成果创造者的尊重,由此可能导致发明人经济上“最起码的利益都无法得到保证”, “宁愿将其发明作为商业秘密来使用也不愿意申请专利,从而拖延了发明向社会公开的时间,进而也就阻止了社会经济技术的进一步发展”, [5]违背了专利法的宗旨。
对于第一种观点,我们必须对什么是专利权的地域性进行再思考。专利权的地域性特点来自于巴黎公约的规定。根据巴黎公约,专利权的独立性(也称之为地域性)“应理解为具有不受限制的意义,特别是指在优先权期限内申请的各项专利,就其无效和剥夺其权利的理由以及其正常有效期而言,都是相互独立的。”[6]这一规定的主要目的是否定各国专利权的相互依存性,避免一个国家以专利技术在另一个国家不具有权利效力为由而拒绝对按照该国法律本应可以取得专利权的技术授予专利。
在平行进口的情况下,进口国专利权人的权利自身依然存在,只是根据专利产品已进入流通领域这一事实对专利权人的权利范围作出了限制。至于这一流通领域是限于一个国家的国内市场还是任何一个国家的国际市场则完全取决于各个国家国内法的规定,平行进口并不违背巴黎公约中所阐述的专利权地域性原则。
第二种观点认为平行进口的认可将无法确保发明人“最起码”的利益,这也是不成立的。制定专利法主要有两个目的,一是鼓励发明创造,二是促进发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新。对发明创造的鼓励很大程度上是通过授予专利权人对其专利产品享有独占收益的权利来实现,但是这种权利必须是在法定的、合理的范围内行使。例如我国专利法第63条第1款规定的专利权国内穷竭原则,就是为了防止专利权人的权利行使范围被不合理地无限扩大。专利权国内穷竭原则的设定使得专利权人对其放置于国内市场进行流通的专利产品仅享有一次性的收益权,从而阻止专利权人为谋取自身利润的****化而不正当地分割市场、阻碍专利产品的自由流通、损害消费者利益。
与专利权的国内穷竭相同,导入专利权的国际穷竭原则、认可平行进口也是对专利权人权利范围的合理限制。一旦专利产品被放置于流通领域,无论是在国内市场或是国际市场,也无论是专利权人自己生产销售或是许可他人生产销售,专利权人通过第一次实施行为对该产品都已获取了足够的经济报偿(除非其在产品生产国不享有专利权) ,该产品的进口价格中也已内含专利许可使用费。如果在此基础上要求平行进口商支付专利许可使用费,事实上赋予了专利权人对平行进口商品重复收取许可使用费的权利,最终一方面将导致专利权人通过对国际市场的分割利用获取远远超出其合理技术报酬的高额收入,而另一方面却使一般的生产企业在利用专利产品时受到重重障碍,不利于发明创造的推广使用,也不利于技术革新和整个社会的技术进步。
综上所述,从理论上看,对专利产品平行进口的认可是完全可行的,既不违背专利权的地域
性原则,同时也和制定专利法的目的相一致。
(二) 日美两国的司法实践
由于发达国家的产品价格普遍高于发展中国家,为了确保本国专利权人在向发展中国家输出技术的同时能获得****限度的经济回报,因此许多发达国家竭力主张反对平行进口。但是,这种反对并不是绝对的,专利产品的平行进口受到各国产业政策很大的影响,在有利于本国产业政策的情况下,某些“附条件”的平行进口往往又通过各种方式被认可。作为技术输出大国,美国反对专利产品平行进口的呼声最为强烈。根据美国专利法第271条的规定,专利权人享有依法要求禁止专利产品进口的权利。[7]否定平行进口的最早的判例可以追溯至1890 年发生在美国的Boesch v. Graff 一案, [8]在该案中,美国最高法院首次认定专利权的权利穷竭仅限于国内穷竭,而不涉及国际穷竭,在未经专利权人同意的情况下,进口商擅自从国外进口专利产品(即使是通过正当的流通途径) 的行为即构成侵权。
尽管如此,在不同的时期,随着技术产业政策的变更,在司法实践中对271 条规定作出不同的解释最终认可平行进口的案例仍有不少。1920 年的Curtiss Aero Plane &Motors Corp. v. UnitedAircraft Engineering Corp. 一案(以下简称“Curtiss”案) 中就肯定了平行进口。[9]该案的美国专利权人对其相同的专利技术在加拿大也享有专利,并许可第三人在加拿大生产专利产品,被告未取得专利权人的同意即自行从加拿大购买了专利产品在美国销售。由于专利权人与第三人签定的实施许可合同中并未对专利产品的销售领域作出限制,因此,美国法院在该案中认定第三人根据实施许可合同已取得了与专利产品的销售和使用相关的完整的、不受限制的权利(a full and unqualified right) ,并且伴随第三人的销售行为,该权利即转移至专利产品的受让人,因此被告作为受让人有权决定在世界上的任何国家销售该产品,包括是否进行平行进口。
目前,对于专利产品的平行进口,美国形成了与其他国家不同的特点——在美国的专有实施权人可以依据专有实施权请求制止平行进口行为,而专利权人在国外许可他人实施或自行销售专利产品时,如果在许可实施合同或买卖合同中对专利产品的再销售未加以限制,专利权人即无权行使专利权禁止平行进口。[10]
日本自上个世纪40 年代以来,为了促进平等的市场价格竞争,不但认可商标商品的平行进口,甚至通过反垄断法方面的规定严格禁止商标权人限制平行进口,但是对专利产品的平行进口却一直未予认可。然而在1997 年7月,日本最高法院在BBS专利侵权案的判决中最终也“附条件”地认可了专利产品的平行进口。
日本最高法院指出,在国际经济贸易发展极为迅速的当今社会,为了****限度地确保商品的自由流通,如果专利权人在国外与专利产品的受让人之间未曾就产品的销售对象或使用地域范围作出限制,或受让人未曾向购买专利产品的第三人表明存在此类限制时,专利权人即不得要求禁止平行进口。这种“附条件”的认可与美国有着相似之处。根据该判决,平行进口已从根本上得到了肯定。
从美国和日本两个国家的司法实践,我们可以看出,由于专利产品涉及到产业技术的发展战略,为了防止其他国家(尤其是发展中国家) 在引进技术的同时,利用原材料价格低等优势占领国际市场,所以发达国家对平行进口的认可采取极为谨慎的态度;但是另一方面,发达国家显然也已认识到了平行进口的合理性以及在促进平等的市场竞争、保护消费者利益方面所起的重要作用,因此对平行进口并非绝对禁止,而是“附条件”地予以认可。
(三) 国际社会的利益平衡
至今为止,在国际公约中唯一涉及平行进口的是《与贸易有关的知识产权协议》(也称“TRIPS协议”) 第6 条中对“权利穷竭”的规定,根据该规定,在遵守国民待遇原则和最惠国待遇原则的基础上,各国均有权自主决定对平行进口是否适用“权利穷竭”。在TRIPS 协议的谈判过程中,曾围绕着平行进口问题展开激烈的争论。以美国为主的发达国家从本国利益出发,为了避免发展中国家的低价商品对其国内市场造成冲击,坚决反对采用国际穷竭原则,要求制止平行进口;而多数发展中国家则主张认可平行进口,否则将造成知识产权人事实上的“权利滥用”。TRIPS 协议第6 条的规定是发展中国家和发达国家经过长期谈判而最终达成的妥协。[11]发达国家之所以在平行进口问题上和发展中国家存在着很大的分歧,是由于技术优势已经不仅关系着个别企业或知识产权人的利益,而且对一个国家在技术高速发展的当今世界中的经济地位起着至关重要的战略性作用,平行进口的认可将不可避免地会对发达国家的技术优势造成不利的影响。通过平行进口,尤其是专利产品的平行进口,发达国家的消费者虽然能够从价格竞争中受益,但是却大幅度削减了其专利权人通过对国际市场的分割而可能获取的多重收入从而影响国家整体的经济利益,这正是发达国家所不愿看到的。因此,仅从国内法的角度来探讨对平行进口是否应当予以认可远远不够,如果不从国际法上根本解决平行进口问题,那么南北之间的经济差距只能越来越大。
众所周知,世贸组织的宗旨是:“考虑对世界资源的****利用”“保证发展中国家、特别是其中的最不发达国家,在国际贸易增长中获得与其经济发展需要相当的份额”。否定平行进口只能促使发达国家的专利权人通过对国际市场的分割获取不合理的多重报酬,完全不利于通过自由的贸易流通实行世界资源的****配置,同时也在很大的程度上削减了发展中国家在国际贸易中理应获得的报偿,显然违背世贸组织的宗旨。
三、结语
我们为DVD 专利侵权案付出了惨痛的而非合理的代价。要改变我国企业处处被动的这种局面,通过国内立法明确承认平行进口的合法性是急需解决的课题。从理论上看,认可平行进口是与专利法的宗旨一致,有利于鼓励发明创造,也有利于技术的推广使用,并不违背专利权的地域性原则;在司法实践上,一些发达国家(如日本和美国) 虽然在国际社会中坚决主张禁止平行进口,但是也已认识到了平行进口的合理性,并且通过立法(如日本在反垄断法方面的规制) 和判例在一定程度上对平行进口予以认可,这些先例是值得我们借鉴的。此外,我们也期待着从国际法上根本解决平行进口问题,真正实现世贸组织的宗旨,给予发展中国家合理的、足够的贸易回报,为世界各国的共同发展提供良好的经济秩序。
注释：
[1]商标权产品及著作权产品也存在着平行进口问题,本文主要着眼于探讨专利产品的平行进口。
[2]见《专利法》第63条第1款第1项。
[3]谢刚:《浅议专利产品的‘平行进口’》, 《中国知识产权报》2001年11月1日第3版。
[4]叶琏刚:《关于‘平行进口’的评论》,http://www.netlawcn.com
[5]刘学圣:《专利产品的平行进口问题研究》,http://162.105.148.89
[6]《保护工业产权巴黎公约》第4 条之二(二) 。
[7] U. S. Code: Title 35 , Section 271. Infringement of patent
(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell , sells , or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer , if the importation , offer to sell , sale , or use of the product occurs during the term of such process patent .
[8]Boesch v. Graff , 133 S. Ct . 697(1890)
[9]Curtiss Aeroplane &Motors Corp. v. United Aircraft Engineering Corp. , 266 F. 71 (2d Cir. 1920)
[10]Sanofi , S. A. v. Med - Tech Veterinarian Products , Inc. , 565 F. Supp. 931 (D. N. J . 1983) .
[11] [日]财团法人国际贸易投资研究所公正贸易中心:《TRIPS 研究会》(也称“协议)