一、引言
2011年9月16日，美国总统奥巴马签署的《美国发明法案》[1]（AmericaInventsAct，简称AIA法案）被视为是近60年来为提高专利系统的有效性和可靠性而进行的具有里程碑意义的立法。但奥巴马认为，这只是专利制度改革的一部分。他说：“我们对于专利的改革仅仅进行了我们希望达到的要求的一半。我们需要做的是将更多的利益相关者团结在一起，以便我们可以就专利诉讼问题达成一致。”[2]当今技术正加速度地进步，必须调整并确保专利系统与技术的更新保持协调一致。
AIA法案就专利审查的异议程序设置了新的机制，并采取其他措施以提高专利的质量。此外，美国法院澄清了可专利性的范围，以减少滥用专利诉权的行为。但是，创新者依然面对“专利蟑螂”（Patent Troll）的挑战：一些专利公司不实际生产专利产品，而是利用一种商业模式来劫持他人的创意并从中获利。为了解决上述问题，美国奥巴马政府提出了5项行政措施，并向国会提出了7项立法意见，以共同打击专利蟑螂，为创新者提供良好的创新环境。此举可谓奥巴马政府之“专利新政”。同一天，总统行政办公室发布由总统经济顾问委员会、国家经济委员会和科技政策办公室共同起草的一份报告《专利主张与美国创新》（Patent Assertion and U．S．Innovation，以下简称《报告》），说明了此次专利新政的出台背景。
事实上，美国众议院议员彼得·德法西奥（Pete DeFazio）2012年就提出了《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》（Saving High－Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act，简称SHIELD法案）。该法案虽遭否决，但到了2013年，其与贾森·谢费茨（Jason Chaffetz）议员联名再次提出同名法案，提交美国众议院委员会审议。近年来，美国奥巴马政府和国会相继提出遏制专利蟑螂的一系列举措，旨在为专利创新者扫清障碍，为美国经济增长增添活力。特别是奥巴马政府5项行政措施和7项立法意见的发布，标志着美国专利新政的开始。
本文就奥巴马政府专利新政及国会立法情况进行简要介绍和评析，并指出其对中国的启发意义。为了首先了解奥巴马政府专利新政的背景，下文先介绍《报告》的主要内容。《报告》描述并分析专利蟑螂的特点及其给美国专利创新体系所带来的危害。其次，介绍奥巴马政府宣布采取的5项行政措施和7项立法意见。再次，介绍和分析SHIELD法案主要内容及立法前景。在上述基础上，最后对我国因应专利蟑螂问题提出一些建设性的意见。
二、美国专利新政的背景
专利蟑螂或称“专利流氓”，是一种通俗的贬称[3]。严格法律意义上讲，就是指一种专利维权主体（Patent Assertion Entities，简称PAEs）。这些主体本身并不实施专利技术，也不制造专利产品或者提供专利服务，而是从其他公司、研发机构或个人发明者手中购买专利的所有权或使用权，然后专门通过专利诉讼或利用专利诉讼相要挟，从而赚取巨额利润的专利经营公司。基于其拥有专利但又不实施专利技术的特点，又称之为“非实施主体”（Non－Practicing Enti-ties，简称NPEs），或可称为“专利持有公司”、“专利经营公司”、“专利许可公司”、“专利授权公司”等。这种公司往往是一种空壳公司，具有很强的寄生性。自然，那些以研发为主的大学、科研机构和独立发明人虽不实施专利，但不以维权作为盈利模式，并不属于人们通常所说的专利蟑螂。几年前，人们还在为这种知识产权经营模式而欢呼，而且确有不少公司采取这种商业模式经营而大获成功，如著名的美国高智发明公司（Intellectual Ventures，简称IV）在2011年就拥有超过30，000项专利（并以每年上千件新专利的速度增长），[4]通过专利授权与专利诉讼获利超过20亿美元。[5]但《报告》认为，专利蟑螂造成了美国发明人和公司的巨大损失，损害了美国的创新能力。
《报告》开门见山地指出，根据美国宪法，专利制度的目标在于“通过赋予发明人有限时间的排他性权利来促进科学和文化的发展，进而通过这种方式为创新提供激励机制”。[6]《报告》除摘要和引证文献之外，正文包括五个部分，共15页[7]。正文部分，描述并分析了专利蟑螂活动及其对创新与经济发展带来的影响，并提出了一些建议。
（一）专利中间商的作用
专利中间商（或称“专利中介机构”）在专利创新及其运用体系中扮演着重要的社会角色。对于发明者和专利购买者来说，找到合适的合作对象是很困难的。因为潜在有价值的专利技术通常并非显而易见，往往取决于其所依赖的技术之间的互补性。大体上讲，专利中间商活化专利，加大了市场的流动性；而市场流动性增强，也对专利中间商有利。一方面，这些专利中间商通过匹配专利持有者和专利购买者之间的需求，维持并促进专利系统的有效性，实现各方利益的****化。
但是，另一方面，有些专利中间商在减少专利创新方面，也起着消极的作用。近年来，不断发展壮大的专利蟑螂公司就是这样，“他们利用专利来获得专利许可费，而不是支持技术的转移和发展”。实践中，获取这些费用意味着积极的专利诉讼，甚至是滥用专利诉权。《报告》分析了专利蟑螂商业模式的几个主要特点：第一，专利蟑螂本身并不“实施”专利，他们既不从事技术的研发，也不制造与该专利技术相关的专利产品或者实施相应的专利方法；第二，专利蟑螂并不旨在促进“技术转化”，即他们不在意是否真正地将专利的权利要求转化为可使用的产品或者可提供的服务；第三，专利蟑螂往往要等到实体企业参与者进行不可逆转的投资之后，再提出其专利侵权的权利主张；第四，专利蟑螂获得专利的目的，只在于从专利侵权诉讼或以专利侵权诉讼相要挟中，获取巨额赔偿；第五，专利蟑螂利用其“非实施”的经营模式，有效地避免了专利诉讼中遭到反诉，始终使自己在相关市场中处于一种主动地位；第六，专利蟑螂往往拥有一些权利要求界限不明确的专利，他们利用这些宽泛的专利，同时向多家企业提出许可费的主张，即使是没有具体的侵权证据，他们也通过要挟这些企业为了避免高额的诉讼成本和不确定的审判结果，而选择与其进行和解；第七，专利蟑螂往往会注册大量空壳公司而隐藏其行为，一旦达成和解，就会要求对方签订禁止披露协议，导致被告很难使用一些常规性防御策略，例如分担诉讼费用而非个别解决。
（二）专利蟑螂诉讼案件激增
近年来，美国专利蟑螂日渐活跃。2010年，专利蟑螂共发起专利侵权诉讼729件，约占全部专利侵权诉讼的29%；2011年，此类案件数量增长到1，507件，约占到全部专利侵权诉讼的45%；而到了2012年，专利蟑螂共提起诉讼2，921件，约占全部专利侵权诉讼案件总数的62%。
《报告》认为，导致专利蟑螂诉讼猛增的原因主要有三个：
第一，计算机软件专利保护范围更广，而且数量与日俱增，更容易引发诉讼争议。根据美国政府统计，专利蟑螂诉讼中，82%是基于计算机软件发起的侵权诉讼；而其他主体提起的专利侵权诉讼中，只有30%是软件专利侵权案件。同时，计算机软件专利侵权诉讼发生机率是化工专利的近5倍；而商业方法专利的侵权诉讼发生机率约为化工专利的14倍。
第二，专利蟑螂诉讼成本低。20世纪初期，专利技术主要由生产商所控制。竞争对手之间，容易在复杂产品的竞争过程中侵犯对方的专利权。后来，为了避免在专利诉讼中彼此竞争，他们往往通过交叉许可的方式解决专利纠纷。但现在，专利蟑螂由于其不制造任何产品，没有产品的竞争对手，不存在被其竞争对手提起诉讼的可能性。而且，现有诉讼制度并不限制某一诉讼主体同时起诉多家公司。因此，专利蟑螂一旦做好了诉前准备，就可以在后续的诉讼中同时起诉多家企业，通过低成本的方式主张权利，向被告施加压力，进行和解，从而获得巨大的收益。
第三，专利侵权诉讼结果和花费的不确定性。很多专利在授权后，其专利权可能还处于不确定状态；许多专利的持有人或使用人，也更倾向于在法庭外解决争端。这种解决方式，更多地取决于对方考虑到的诉讼的机会成本和风险成本。专利蟑螂的法律成本相对较低，因为他们不必要提供其专利侵权主张的证据，也不用支付生产的固定成本。因此，专利蟑螂更有动力选择拖延诉讼，从而给被告方施加压力。
（三）专利权的不确定性推动了专利蟑螂商业模式
发明人获得专利的条件，是该技术必须具有清晰的权利要求。《报告》指出，美国专利商标局（PTO）过去授予一些对于相关领域的普通技术人员来说只是满足了新颖性和创作性基本要求的技术以专利，这些专利创造性较低、但权利要求宽泛。因此，如何设定和掌握新颖性和创造性的标准，尤为重要。如果这一标准设定过低，则企业容易被诉侵权。因为在专利数量和商业利益的驱动下，许多发明者同时创造出很多近似发明。在软件领域，功能性的权利要求导致软件专利的权利要求基本覆盖了其特定功能的所有实施方式；甚至是，有几千个功能性的描述在许多专利里都可以被认为是权利要求的内容。对于一个发明人来说，很难判断这个发明是否具有“显而易见性”。专利权利要求的不确定性，导致专利侵权的不确定性，使得一些公司很难了解到自己的行为是否构成了专利侵权。所以，这种功能性的权利要求和保护范围的过宽，催生了专利蟑螂商业模式，并为之提供了较大的盈利空间。这些专利中间商获得更广泛的专利保护，并以诉讼相威胁，从中获利。即便是一个复杂专利产品中的某一项专利涉嫌侵权，该产品也不能再继续销售。这种状况，给大型企业和中小企业都带来巨大的损失。
（四）专利蟑螂给美国创新与经济增长带来了危害
《报告》指出，美国专利审判费用近来增速很快，标的额较小的案件，司法平均成本为65万美元。而针对一项超过500万美元的专利敲诈，所产生的法律费用平均达到2，500万美元。专利蟑螂的诉讼干扰策略给专利创新系统带来了巨大的经济成本，阻碍了研发的投入，为社会带来了巨大的危害。
第一，专利实施人的直接损失。2011年，专利蟑螂从侵权诉讼的被告和被许可人处共获得290亿美元，比2005年增长了4倍。而这些费用中，仅有不到25%投入到创新中。另外，大部分专利蟑螂诉讼案件中，被告的防御成本超过其解决争议的成本。
第二，因专利无法实现产业化而导致的私人损失。通常认为，侵权诉讼中被告的损失应与原告获得的收益相一致。然而，很少有这样的价值转移实际发生。从2000年到2010年，14家专利蟑螂企业，通过专利侵权诉讼获得76亿美元的收益；而与此同时，诉讼中的被告企业的同期股票市场价值，减少了870亿美元。这意味着，专利蟑螂获取的利润还不到损失的10%。
第三，被告企业股票价值的减少带来的其他社会影响。90%的被告股票价值的减少，意味着专利技术商业化和技术转移所带来的社会经济利益的减少。2007至2010年4年间，专利蟑螂诉讼带来的财富损失超过3000亿美元。这意味着，股票市场从技术产业化过程中丧失的机会价值，远远高于被告直接支付给专利蟑螂的费用。
第四，因专利蟑螂诉讼侵扰导致社会创新降低。即便专利蟑螂在诉讼中败诉，这种长达几年的专利诉讼减少了本可以增加的社会创新。一项调查显示，一家被告公司在被诉期间，停止了公司的技术创新，导致相同产品的销量减少了三分之一。
第五，因社会创新减少导致的社会损失。专利蟑螂引发的大量专利侵权诉讼，不仅导致被告企业股票市场价值的巨大损失，还引发了其他一系列社会损失，包括：消费者由于无法购买创新产品的损失；工人因为无法使用一些更高效的工艺流程，导致收入无法提高，仅能保持在一个较低水平。
第六，专利蟑螂的受害者日益增多。近年来，专利蟑螂的受害者范围不断扩大，呈不断上升趋势。不仅是一些规模较大、家喻户晓、实力雄厚的企业，也包括还处于初创期的中小企业、个人用户和开发者，他们也正成为专利蟑螂敲诈的目标。《报告》统计，2012年专利蟑螂发出了超过100，000封律师函，威胁世界500强企业、小咖啡店业者及日常消费者。
这些损害及影响，对于初创的小企业来说尤为明显。在对223个初创技术公司进行的调查中，40%的公司认为对其公司的运行有重要的影响，例如改变了其商业运行模式、退出机制、人员雇佣、资金的募集等。在116个被调查的企业中，年营业额1亿以上的公司都声称，专利蟑螂的要求影响到了其商业发展，并从其核心业务中谋取利益；其中，40%企业因专利蟑螂的活动导致他们调整生产，改变了其重要的产品。
近年来，大型技术企业之间的“智能手机大战”，使得很多企业通过购买专利的方式来进行诉讼防御，以便在与竞争者的谈判过程中增加谈判的筹码。“防御性”购买专利，已经受到了美国国际贸易委员会（ITC）的审查，原因在于其成为反不正当竞争行为的潜在可能性。当专利技术中包含有技术标准，专利的持有人会从扩大的市场和许可机会中获得更多利益。同时，社会公众也可以从包含有最好的技术产品中受益。但是，一旦一个产品包含有技术标准时，对于专利持有人来说他可以在标准纳入之后提高产品价格。在2013年，PTO发布了一份执行ITC关于该现象的联合政策声明。同年，美国联邦贸易委员会（FTC）与谷歌公司协商，要求谷歌公司基于FRAND条款[8]，同意授予摩托罗拉公司专利的关键技术许可。
（五）小结
美国实行知识产权强保护政策，侵权赔偿额度较高。专利蟑螂利用此政策，通过策略来增加创新者的额外花费，以谋取自身利益。但是专利蟑螂的诉权滥用行为，却对美国创新与经济增长带来了较大的负面影响：整个社会的创新能力下降、人民收入减少和失业率上升。专利蟑螂的经营模式是基于这样的基本假设：目标公司宁愿庭外和解，也不愿意冒险在耗时费资的诉讼中让法庭决定是否侵权成立。在专利蟑螂诉讼中，此类目标公司占到了专利侵权案中的60%。本来，通过专利制度来激励创新，是以专利权人在其权利受到侵害时积极通过诉讼维护自身权利的方式来实现的；而专利蟑螂的出现，导致了专利诉权被滥用，成为专利挟持的一种手段。
事实上，谷歌、黑莓等公司2013年4月联合上书司法部（DOJ）和FTC，要求对PAEs与专利研发生产企业之间达成的外包维权协议所产生的反竞争后果进行调查。[9]这说明，“蟑螂”已进一步繁衍出了新的经营模式。不过，《报告》的着眼点还是集中在滥用诉权问题上。诉权之所以被滥用，就是在于利用了专利权的不确定性；这种不确定性，很大程度上又是技术的快速发展所导致的。因此，奥巴马政府的内部解决方案是致力于提高专利审查质量，提高新颖性的认定标准，更清晰地明确权利要求的范围，增强创新体系因应新技术和新商业模式的能力。不过，由于技术不断推陈出新和法律规则本身的滞后性，使得规制专利蟑螂成为一项需要不断调整的具有挑战性的任务。
三、奥巴马政府专利新政
（一）5项行政措施
2013年6月4日，奥巴马政府宣布采取5项行政措施，并向国会提出7项立法意见。[10]这5项行政措施，旨在提高专利系统的透明度、清晰度，提供一系列的教育与服务，以便为创新者提供良好的创新环境。
第一，明确真正的利益主体。专利蟑螂通常设立空壳公司来隐藏其专利滥诉行为。这种方式，使得其对手在与其空壳公司进行和解谈判时，不了解专利权的真实权利状况，不知道空壳公司与其背后的专利蟑螂之间的关系，更不知道其背后甚至可能存在的多个专利蟑螂之间的关联。鉴于此，PTO将制定相关程序规则，要求专利申请人和专利所有人在PTO进入行政程序之前，更新专利所有人的信息，特别是要说明控制专利或控制专利申请的“最终的专利主体”。
第二，限缩功能性权利要求。AIA法案促进了专利审查程序的改善，提高了总体的专利质量。但是，利益相关方依然提出过于宽泛的权利要求；在软件领域，这种现象尤为突出。鉴于此，PTO将针对性地培训专利审查员，以帮助审查员更好地审查功能性的权利要求。同时，在接下来的6个月内，将采取一系列措施来提高权利要求的清晰度，例如制定新的专利分类标准加以明晰，并在专利说明书中使用词汇表以帮助软件领域的审查员。
第三，保护下游使用者。目前，专利蟑螂的攻击目标开始更多地指向主流零售商、消费者及其他含有专利技术的终端用户。这些下游使用者，往往只是因为使用销售点的软件或者一种特别的商业方法而受到指控。事实上，终端用户不能因为仅仅只是使用一种产品而被起诉。在面对耗资费力的专利侵权诉讼或相应的和解谈判之前，这些下游使用者需要通过更为便捷的方式了解到自身的权利。PTO将为此提供一系列新的教育和服务，包括提供一个通行的英文网站，以解答那些面对专利蟑螂诉讼的被诉人所关心的问题。
第四，扩大专业的宣传和研究。为了维持美国创新系统并使之在面临挑战时始终充满活力，需要更多专业人士或团体的积极关注与参与，并为之提供数据支撑：专利持有人、研究机构、消费者维权机构、公益团体以及社会公众等在推进专利工作中发挥着重要作用。2012年，PTO、DOJ和FTC召开了圆桌会议和研讨会，对于推进该进程提出了有价值的建议。PTO将扩大外联工作，包括在全美组织为期6个月的一系列活动，为完善专利法律与政策挖掘新思想、新理念，并达成新的共识。同时，拓展PTO的爱迪生学者计划，吸纳顶尖专家参与美国PTO发展。另外，就滥用专利诉权问题，进行更加深入的调查和研究。
第五，加强337禁令的执行程序。一旦ITC发现进口产品违反337条款而发布禁令，那就应该由美国海关与边防局（CBP）和ITC负责判断和认定某一进口产品是否落入禁令的管制范围。作出这种判断和认定具有一定的难度，特别是针对诸如智能手机之类的高技术产品而言。知识产权实施协调员将对此进行部门间的审查，以确保禁令执行过程的透明性和有效性。
（二）7项立法意见
与其行政措施相配套，奥巴马政府建议国会应该采取以下7项立法意见，以便立竿见影地解决创新者所面临的主要困扰。
第一，披露真正的利益主体。要求专利持有人和专利申请人披露“真正的利益主体”，也即真正的利害关系人。任何人在发出专利侵权警告函、提起专利侵权诉讼或者要求PTO审查专利时，都必须更新并提供专利所有权人的最新信息。PTO或者地区法院在上述主体不遵守规定时，予以处罚。
第二，在赔偿费用方面赋予法院更大的自由裁量权。根据《美国法典》（35U．S．C．§285）关于律师费的规定，“在特殊情况，法院也可判定败诉方负担胜诉方合理的律师费用”。[11]103在专利案件中，在判给胜诉方的律师费用方面，赋予地区法院更大的自由裁量权，以进一步遏制滥用专利诉权的行为。
第三，扩大PTO关于商业方法专利的过渡程序。将商业方法专利的过渡程序扩大至更为广泛的涉及计算机功能的专利领域；同时，在专利审判与上诉委员会（PTAB）审理之前，允许更多的质疑者作为申请人请求进行专利有效性审查[12]。
第四，限制消费者或商业经营主体在产品使用中的责任。对于消费者、商业经营主体按照产品本身的用途或特定目的来使用产品的，应予以免责。同时，在同一案件中对供应商、零售商或制造商提起侵权诉讼时，应停止针对消费者的诉讼，以免波及消费者对于产品的使用。
第五，修改ITC签发禁令的标准。在eBay Inc．，etal．v．Merc Exchange，L．L．C．一案中，联邦最高法院确立了发布永久禁令（permanent injunction）的传统四要素测试规则[13]。ITC现有的标准应予修改和提高，以便与法院系统所适用的标准保持一致性。
第六，提高专利侵权警告函的透明度以遏制滥用诉权。鼓励通过便于公众接触和查阅的方式公开发布专利侵权警告函，以帮助并遏制滥用专利诉权的行为。
第七，改进ITC对行政法官的聘用。确保ITC聘用行政法官时有足够的权力和灵活性。
（三）小结
近年来，专利蟑螂的投机行为饱受诟病。虽然有人称其商业模式在一定程度上促进了专利价值的实现，但是更多的人痛恨这种商业模式给创新和就业带来的负面效应。奥巴马政府6月4日发布了5项行政措施和7项立法意见之后，得到了美国国会议员们的响应。6月6日，18名国会议员联名上书FTC，请求其采取措施打击专利蟑螂。议员们声称非常关注实践中专利蟑螂对技术终端使用者的攻击和掠夺，他们敦促，“FTC作为一个保护消费者免于受到欺诈和不公平对待的机构，应该审查专利蟑螂针对终端用户的错误行为，若出现《联邦贸易委员会法案》第5条规定的欺诈或不公正行为，则应该行使其应有的权力”[14]。FTC当月20日表示，将针对那些仅利用专利技术获取许可费用，而并非制造产品的专利蟑螂进行全面调查。
当然，也有人对于奥巴马政府的专利新政持不同意见。以微软为代表的高科技公司认为，大量软件专利必须依赖于功能性的权利要求，对此类权利要求的限制，将导致软件专利申请者无法获得授权，大多利用软件进行创新的行业（从制造业到生物科技行业）将面临风险。还有人认为，专利制度已经失控，其本身就是导致专利蟑螂滋生的根本原因，应该彻底检讨并全面改革现行的专利制度，奥巴马政府现在推出来的改革措施，无法解决专利制度中现存的根本性问题。不过，总的来说，美国是一个市场化程度非常高、权利意识非常强的法治国家，奥巴马政府的专利新政可能在一定程度上能够遏制专利蟑螂的活动，但其行政措施是否能够从根本上有效，其立法建议是否能够透过国会得以实现，还得拭目以待。
四、国会SHIELD法案
（一）SHIELD法案主要内容与立法进程
事实上，国会议员们也在酝酿着通过立法遏制专利蟑螂。SHIELD法案2012年首次提出，因诸多不足之处，终未走到下一步。2013年2月，民主党和共和党两党议员联手，再次提出[15]。SHIELD法案旨在修改《美国法典》（U．S．Code）第35编第29章的内容，防止高科技创新者陷于恶意挑起的法律纠纷之中。主要内容包括以下四个部分：
第一，适用范围的扩大。2012年SHIELD法案主要针对涉及计算机硬件和软件的诉讼。[16]但2013年SHIELD法案则大不相同，其适用范围扩大到了所有的专利诉讼领域。
第二，对于提起专利诉讼的主体的条件有严格的限定。2013年SHIELD法案规定，提起专利侵权诉讼主体如果没有满足下列条件之一的，则对方当事人可以要求法院做出有利于自己的判决（move for judgment）：第一，原始发明者（包括发明者、合作发明者或者原始发明人或合作发明人）及其代理人；第二，专利开发人，即能够向法院提交文件，证明通过专利的生产或销售在专利的开发过程中进行了实质投资的投资方；第三，大学或技术转让机构，即为（1）高等教育机构；或者为（2）技术转让机构，这一机构最初的目的就在于为高等教育机构技术开发的商业化提供便利。
第三，对于期限进行了明确的规定：其一，被告方在原告方提出其未满足上述条件之一后90日内，须提供证据证明其满足上述条件；其二，在被告提出证据证明其满足上述条件后的120日内，法院须做出被告方是否满足上述条件的裁决。
第四，关于费用问题。法院可以判定如果被告方未能证明其满足上述条件之一，需要支付给对方所有的花费，包括合理的律师费。此外，还要提供担保（bond）以保证其可以支付所有需要支付的花费。
不过，如同近年来在国会被提出的多数议案一样，SHIELD法案的立法前景并不被看好。按照惯例，其被院内委员会通过的可能性非常之低。[17]
（二）SHIELD法案的效果预期
1．法案的积极效果
彼得·德法西奥认为，专利蟑螂诉讼给发明人及公司带来巨大损失，而且几乎渗透到了经济生活的每一个领域。他说：“该法案的目的就在于使专利蟑螂们为其轻易发起的诉讼负担经济责任。专利蟑螂对于经济没有任何贡献。没有一个产业可以免于他们的攻击。企业每年浪费大量的资源和时间来应对这种诉讼。此次的法案将会遏制未来发生的专利蟑螂诉讼，因为他们一旦败诉，将面临巨大的经济赔偿责任。”[18]如果法案通过，将会使得专利蟑螂为其诉讼游戏埋单。
如前所述，根据SHIELD法案第2条（a）款第1项和（d）款，被告主张无效或没有侵权的抗辩，需要证明原告不是原始发明人、合法的专利研发人（或者在研发专利中的的实际投资人）、或大学（或与之关联的技术转移机构）。如果原告没有满足上述任何一个条件，将会被认定为专利蟑螂。[19]一旦认定成立，则诉讼的前景大有不同。一方面，以此具有占有优势地位的被告将会获得所有的损失赔偿，包括合理的律师费用。另一方面，专利蟑螂被要求提供担保（bond），旨在支付由法院决定的所有损失。可见，SHIELD法案获得通过，专利蟑螂除了在诉前为了获得诉讼中优势地位而付出巨大的投入之外，还要承担败诉的巨大风险。此外，SHIELD法案还在起诉方的主体资格和举证期限两个问题上，对专利蟑螂进行了进一步的遏制。
法案的支持者希望专利蟑螂会放弃那些他们可能会输掉的诉讼，以便给发明人更多维护其权利的机会，而不是被专利蟑螂所勒索。人们有理由认为，SHIELD法案将会对遏制专利蟑螂的诉讼活动有巨大的影响。事实证明，在由专利蟑螂发起的诉讼中，专利蟑螂的胜诉率仅为9%，但是却占用了24%的时间。[18]之前旨在遏制专利蟑螂的其他法案都没有被立法，但是这次的法案却由两党一致提出。同时，总统奥巴马也认为专利蟑螂耗损经济，2011年由其签署的AIA法案仅仅解决了目前专利系统中的一半问题。[18]
2．法案是否能起到预期效果？
彼得·德法西奥指出，“专利蟑螂通过购买不是由其自身创造的专利技术而起诉那些付出辛勤劳动的专利发明人，从而为自己谋利”。[20]但在2012年，美国****的PAEs之一的公司报告显示，他们每年给发明人支付的费用，比他们支付给专利诉讼律师的费用要多。[21][22]PAEs的活动对于激励创新有潜在的动力，并且可以为创新投资。同时，PAEs还可以帮助小企业成长，通过购买那些无法负担自身专利技术市场化所需要费用的发明人的专利，为那些没有生产能力的发明人提供了将其专利市场化的可能性。
同时，这种诉讼费用的转嫁，也可能是潜在的问题。200多年来，美国的诉讼当事人一直在遵守着“美国规则”：各方为自己的诉讼支出买单，无论诉讼的结果是输还是赢。相反，在“英国规则”和SHIELD法案中，则由败诉方买单。[23]尽管“英国规则”在防止这种诉讼的有效性方面有所作用，但是也导致了一些负面效果。首要的一点就是，在“英国规则”中，潜在的原告在决定是否起诉的时候考虑更多的是其所面临的经济风险，而不是案件本身的优势。因此，原告方有可能担心败诉需要支付对方的花费，主动放弃一些有价值的诉讼，导致侵犯当事人诉权的现象。另外，这种“赢家通吃”的做法，还可能进一步推高本已居高不下的美国司法成本。
3．法案是否确有必要？
现行美国《专利法》允许法院判决给予胜诉方合理的律师费用。如前所述，当证据证明原告提起恶意诉讼时，法院可以根据第285条（35U．S．C．§285）判定败诉方支付胜诉方合理的律师费。[11]此外，根据《联邦民事诉讼规则》第11条，对于原告提起的恶意诉讼，原告方也要受到此种制裁。诚然，按照SHIELD法案规定，即使没有主观上的恶意，只要没有满足法案规定的条件，诉讼当事人也要承担不利于自己的判决。但此种情形，在现有的法律框架内毕竟有章可循，更何况美国司法部门本身具有较大自由裁量权，足以解决此类问题。这样的话，通过出台一部专门的法案来调整诉讼费用的分配问题，其必要性似乎并不是很突出。
诚然，SHIELD法案不仅是要解决诉讼费用分配问题，还包括主体资格的限制、举证期限和一些其它目标（other purposes）。但法案的这些做法或“其它目标”，却只是一个潜在的激励专利创新的可能性，其针对性效果并不十分明显。
（三）小结
当大量的专利集中在某一主体手中时，将不可避免地产生市场力量的不均衡，并可能导致垄断的滋生，带来专利滥用的负效应，破坏创新技术的生态平衡，最终影响经济的健康发展。2013年SHIELD法案补充了美国《专利法》的规定，使得法院在发现当事人并无合理胜诉的可能性，而仍旧对计算机硬件或软件专利的有效性提出异议，或主张被侵权时，法院可以判决其支付全部诉讼费用，包括合理律师费。
SHIELD法案的出发点原本是好的，但是它可能就像双刃剑，法案的规范内容用语抽象，未同时设想可能造成的法律陷阱或未预期的法律效果，如两家大型公司相互就专利诉讼进行对决时，无疑将使得诤讼更加激励，诉讼成本更高。同时，SHIELD法案中对计算机的定义，不限于一般认知的软件或计算机硬件，使得从金融业到汽车制造都可能涵盖在内，例如银行就有许多系统可能同时连接具有专利的计算机或其他软件组件。[24]另外，胜诉方何时可获得律师费的补偿判决，法案也没有给法院明确的时间限制。由此可见，SHIELD法案还有不足或有待完善之处；尽管它对于专利蟑螂的诉讼有了进一步的遏制措施，但却仍难以从根本上解决问题。
五、对中国的启示
综上所述，此次美国专利新政，剑指专利蟑螂的恶意诉讼行为。笔者曾撰文讨论知识产权领域权利滥用行为，大致分为以权利的绝对性、权利的相对性以及程序性权利为基础的三大类型知识产权滥用行为。[25]毫无疑问，专利蟑螂目前还主要是以程序性权利为主进行诉讼，或者以诉讼相要挟。不过，并不排除这只“蟑螂”长大以后演变成“海盗”、“鲨鱼”或“巨兽”的可能性，比如PAEs专利实施公司联合，垄断相关技术市场，要挟生产性企业。新的调查研究表明，PAEs的这种经营模式已成为一种新的趋势。前面谈及的谷歌、黑莓等公司上书JOD和FTC要求对PAEs进行反竞争调查，即为如此。“谷歌指出，有越来越多的专利实施公司将部分或全部专利组合转让给PAEs，并要求PAEs对自己的竞争对手提起专利诉讼，或以其他方式主张专利权。简而言之，出现了专利实施公司与PAEs合作，通过PAEs的特殊身份对外主张专利权的新趋势；并且，这种趋势的运用，已经十分广泛。针对这种趋势，谷歌等公司认为，有必要研究专利实施公司与PAEs之间达成的合作协议的反竞争效果。本次上书美国司法部与美国联邦贸易委员会，谷歌等公司就要求相关部门依据《联邦贸易委员会法案》第6（b）条的规定进行审查。”[9]
客观地讲，从类似IV知识产权经营公司出现，到专利蟑螂的泛起，这是现代法治社会中科技快速发展、市场经济成熟、权利意识增长及诉讼文化所带来的伴生物。它一方面明晰产权与市场激励，增进了技术市场的流动性和专利的活化，推动经济社会发展；另一方面，由此导致的专利诉权滥用行为，严重破坏了专利创新体系的生态平衡，阻碍了社会创新能力的进一步提高。近年来，我国自主创新能力的不断提高，已具有相当规模的创新成果与专利数量。截止2013年5月底，我国发明专利的累计授权总量已达300多万件。[26]但是，相当数量的专利处于分散、闲置或休眠状态，专利的实际利用率至为低下。这种状况，给专利蟑螂在我国通过低价购买技术成果提供了可乘之机，一旦专利蟑螂收购了这些专利，我国必将面对大规模的专利蟑螂提起的侵权诉讼。
事实上，我国高校、科研机构和相关企业已在悄然中遭遇到专利蟑螂的布局或者诉讼侵扰。2008年IV低调进入中国市场之后，大量收购专利。[27]据相关人士透露，IV在中国高校已经接触过的技术超过1，000项，其中不少成为了其“知识产权资产”，中国已成为IV专利库存的第二大来源国。IV通过设立“创新基金”资助高校教师和研究机构科研人员，深化研究议题并帮助其申请专利；而根据双方签订的协议，这些专利的所有权或独占许可权归属IV。特别是，有些资助与教育部、国家自然科学基金等资助研究议题近似，成果边界很难界定，一定程度上造成了国家财政资金资助形成的专利成果的流失。2007年，Sisvel对中国MP3制造商发起攻击，华旗资讯最终与该公司达成协议，根据协议华旗资讯获得该公司的相关专利，但同时也将自己的2项专利委托其代理。2010年，Helferich Patent Liencing以5项专利遭到侵权为由起诉华为。2011年，Lodsys向包括联想在内的多家企业发起专利诉讼，其中涉及联想的2项与打印技术和网络收集信息有关的专利。[28]针对境外专利蟑螂的入侵，我国实践中已出现模仿IV的知识产权经营机构[29]，国家知识产权局2010年11月发表的《全国专利事业发展战略（2011－2020）》中明确指出：“推动形成全国专利展示交易中心、高校专利技术转移中心、专利风险投资公司、专利经营公司等多层次的专利转移模式，加强专利技术运用转化平台建设。”
与美国不同，中国专利维权成本较高、赔付额度较低；同时，计算机及软件企业不是很强大，其保护路径并不以专利（而是以版权）为主。所以，目前国内企业所遭遇到的专利蟑螂诉讼总数不多。中国的问题具有两面性，也是一种双重困境：一是要降低维权的相对成本，加大赔付额度，促进专利技术的运用，发挥专利市场机制的激励作用；二是要警惕专利系统及其司法运作中因中间商介入导致的无谓的社会成本加大，避免给专利蟑螂带来巨大的盈利空间。习近平主席最近强调“要坚决扫除影响科技创新能力提高的体制障碍”，其着力点在于“打通科技和经济转移转化的通道，优化科技政策供给，完善科技评价体系”。[30]诚然，这是从主渠道构建的角度挤压专利蟑螂的生存空间，是问题的另一方面。但随着我国企业的专利申请量和持有量逐年递增，权利意识高涨及赔付额度加大[31]，今后必将面对更多的专利侵权诉讼：国内专利蟑螂也将日渐滋生，境外专利蟑螂也将大举入侵。
我们认为，面对专利蟑螂现象，既要正面积极引导，又要防止权利滥用，导致不正当竞争；要通过制度规范专利权行使，保证权利的平衡，实现社会效用的****化。这里，结合中国国情，提出以下几点建议：
第一，建立知识产权危机预警机制。由国家知识产权局牵头，相关部委和行业协会参与，建立知识产权危机管理与协调机制，制定危机处理方案和实施办法。当我国的知识产权及所涉产业、经济及社会面临危机之时，提前向有关部门、行业或企业发出预警，调动和协调社会资源，减少和消除危机。同时，指导企业对其拥有的专利质量定期进行自我评估，并为企业提供相关的支援与公共服务，例如在专利纠纷发生之前进行风险事前调查服务，降低专利纠纷的发生率。
第二，提高专利审查质量。权利要求范围宽泛的低质量专利，是专利蟑螂的重要武器之一。我国《专利法》是发明专利、实用新型和外观设计三位一体；其中，实用新型和外观设计审查标准低，容易成为专利蟑螂的武器。另外，功能性专利技术本身具有一定的普遍性，也导致权利要求具有一定的宽泛性特点。因此，釜底抽薪的做法是提高专利审查标准，提升专利质量。具体做法有四点：一是提高专利审查的标准，加强专利审查工作，包括人才队伍建设、提升审查业务能力和提高专利代理服务水平等；二是对实用新型和外观设计专利审查进行特别管理，完善《专利审查指南》相关规定，提高审查员识别现有技术或设计的能力，并以《专利审查指南》为基础，制定审查业务指导体系，进一步统一审查标准；三是对某一领域功能性技术授权审查或有效性审查时，应该执行较为严格的标准，以提高专利质量；四是顺应科技发展，及时更新《专利审查指南》，调整审查标准及分类体系。
第三，跟踪专利实施情况。对于申请后获得批准的专利，如果在一定期限内没有实施和转化，可以借鉴美国的行政举措，要求专利持有人和专利申请人披露真正的利害关系人即真正的利益主体。对于任何提交权利要求书或者提起专利侵权诉讼的当事人，必须更新专利所有人的信息。
第四，健全专利服务体系。加强国家知识产局为企业、大学及研究机构提供知识产权公共服务的职能，在专利创造、运用、保护各环节健全专利服务体系。这方面，所涉问题繁多。针对专利蟑螂，目前可以从四个方面着手：一是培育专利服务机构，加强专利技术转让平台建设，建立和完善官产学研相结合的技术转让机制，促进专利技术尽快市场化；二是培育发展本土的专利运营企业，鼓励有条件的行业协会、大型企业、高技术企业、大学及研究机构等从事与其生产、服务或研究相关的专利经营业务；三是建立知识产权在线服务系统，除扩容政务、公共服务资讯之外，还要吸纳学者、专家及实务人员参与在线法律咨询服务；四是探索建立专利保险辅助制度，在技术研发、专利转让、专利质押和专利诉讼等环节均可以开发保险品种，特别是辅助中小企业、高校或科研机构、发明人从事研发、技术转化或积极应诉，分担其遭遇到的风险。[32]
第五，加强知识产权领域反垄断规制。目前中国大陆反垄断领域各部委之间虽有所侧重，但总的说来是发改委、商务部、工商总局三驾马车并驾齐驱。建议以商务部牵头，协调发改委、国知局、司法部等部委和行业协会，对于来自境内外滥用专利权涉嫌反垄断的行为进行调查：一是应对国际贸易中的滥用市场或技术优势地位所进行的反竞争行为；二是对国内市场涉及知识产权的各种商业模式展开调查，并对相关商业行为加以监管。因法院系统对于相关市场行为和技术问题具有较大的滞后性，应当适时建立类似于美国FTC或ITC的准司法机构，对知识产权领域中包括专利蟑螂在内的妨碍或限制竞争的行为进行调查、审理并做出裁决。
第六，限定专利诉讼主体资格。对于专利诉讼的主体资格，要进行严格限定。如上所述，SHIELD法案将提起专利侵权诉讼的主体限定为三类：原始发明者、大学或技术转让机构。通过主体资格的限定，给予真正的权利人以诉权，但又限缩诉讼主体范围，减少专利蟑螂的可乘之机。另外，提高司法审判效率，并在诉讼费用的支付与担保、举证期限等方面加以限制，也为应有之义。
注释：
[1]Sam Gustin，Viewpoint: Obama’s‘Patent Troll’Reform: Why Everyone Should Care〔EB/OL〕．http://business．time．com/2013/06/08/viewpoint－Obama’s－patent－troll－reform－why－everyone－should－care/(Jun13，2013)．
[2] 也称为《莱希--史密斯美国发明法案》，是美国《专利法》自1952年以来规模****的一次修订，授予美国专利商标局更大的自主权，着力点在于刺激就业与经济增长。See Leahy－Smith America In-vents Act，Public Law 112－29，enacted on Sept．16，2011，125 Stat．284．
[3] 这种贬义上的通俗名称，还有专利恶魔、专利海盗、专利鲨鱼等。参见中国科技网：《专利海盗》，资料来源：http://www．cnipr．com/2010/focus/zthc/patenttroll/sjda/201006/t20100612_117427．html，更新时间：2010年6月12日；访问时间：2013年5月28日；又参见百度百科“专利流氓”词条，资料来源：http://baike．baidu．com/view/6550008．htm，访问时间：2013年7月18日。
[4] PATENTLYO，Intellectual Ventures: Revealing Investors，Patently－O blog〔EB/OL〕．http://www．patentlyo．com/patent/2011/05/intellectual－ventures－revealing－investors．html(Apr27，2013)．
[5] Curt Woodward，Intellectual Ventures Responds to Public Radio Investigation〔EB/OL〕． http://www．xconomy．com/seattle/2011/07/26/intellectual－ventures－responds－to－public－radio－investigation/(Apr27，2013)．
[6] U．S．Const〔Z〕．，art．1，sec．8，cl．8．
[7] 《报告》英文文本，为总统行政办公室2013年6月发布。以下具体介绍中，非特别注释之引征和说明，均来自于此《报告》。See Executive Office of the President，Patent Assertion and U．S．Innovation，Jun．2013，The White House，Washington，Jun．6，2013．
[8] FRAND terms:“fair，reasonable，and non－discriminatory”即“公平，合理，非歧视”条款。
[9] 易继明，黄菁茹，陈磊．谷歌等公司要求对专利海盗行为进行调查〔J〕．国家知识产权战略实施研究基地信息速递，2013，(6):1－17．
[10] Whitehouse．gov，Fact Sheet: White House Task Force on High－Tech Patent Issues〔EB/OL〕．http://www．whitehouse．gov/the－press－office/2013/06/04/(Jun10，2013)．
[11] 易继明．美国专利法〔M〕．北京：知识产权出版社，2013．
[12] AIA法案施行之后，关于专利无效复审程序变为四种，即沿袭旧法规定的单方复审程序(ex parte reexamination)、新法规定的双方复审程序(inter partes review)、授权后复审程序(post grant review)以及适用于商业方法的过渡程序。关于商业方法专利的过渡程序，在2020年9月16日之后失效。此前，适用于商业方法的过渡程序可用于挑战要求保护用来处理资料或其他进行关于实施、治理或管理金融商品或服务的操作方法专利或其相应的装置专利的有效性。但AIA法案规定，只有被控侵权的被告或者有被控之虞的第三方可以使用此程序。这里，奥巴马政府建议国会立法，从两方面扩大PTO关于商业方法专利有效性的审查：一是审查对象拓展至涉及计算机功能的专利；二是允许更多的不同领域或类型的人使用此程序，挑战专利的有效性。关于这四种无效复审程序的介绍，参见葛厚生、杨文泉：《〈美国发明法案〉施行后的四种专利无效程序》，载《知识产权报》2013年3月2日。
[13] 在eBay Inc．，et al．v．Merc Exchange，L．L．C．一案中，美国联邦最高法院判决认为，法院在专利侵权诉讼中应原告请求衡量是否发布永久禁令，要考虑以下传统的四个要素：（1）原告所受损害是无法弥补的(Irreparable Injury)；（2）已穷尽了普通法所提供的各种救济方式(the remedies available at law are inadequate to compensate for that injury)；（3）权衡原被告双方之后，衡平法的救济是合理且正当的(Balance of Hardships);(4)该禁令的发布不会危及公共利益(Public Interest)。See eBay Inc．，et al．v．Merc Exchange，L．L．C．，547 U．S．388，391，126 S．Ct．1837，164 L．Ed．2d 641 (2006)．
[14] 这封信由18名国会议员亲笔签名，寄送给FTC主席Edith Ramirez女士；落款日期：2013年6月6日。See Dave Neal，US Con-gress Wants FTC Action on Patent Trolls，available at http://www．thein-quirer．net/inquirer/news/2273541/us－congress－wants－ftc－action－on－patent－trolls(Jun7，2013)．
[15] 2013年SHIELD法案，2013年2月27日由美国113次国会第1次会议审议，法案编号H．Ｒ．845。以下内容介绍，来自于此法案文本。See H．Ｒ．845 Bill，February 27，2013，113th Congress 1st Session (2013)．
[16] H．Ｒ．6245 Bill〔Z〕．，August 1，2012，112th Congress 2d Session (2012)．
[17] Gov Track．us，H．Ｒ．845: Saving High－Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013〔EB/OL〕．http://www．govtrack．us/congress/bills/113/hr845(May28，2013)．
[18] Miri Frankel，SHIELD:“Saving High－Tech Innovators from Egregious Legal Disputes”〔EB/OL〕．http://patlit．blogspotcom/2013/03/shield－saving－high－tech－innovators－from．html(May 28，2013)．
[19] H．Ｒ．845 Bill〔Z〕．，February 27，2013，113th Congress 1st Session (2013)．
[20] Congressman Peter DeFazio，DeFazio－Chaffetz Introduce Expanded SHIELD Act to Combat Patent Trolls〔EB/OL〕．http://www．defazio．house．gov/index．php? option = com_content＆view=article＆id=811:defazio－chaffetz－introduce－expanded－shield－act－to－combat－patent－trolls＆catid=71:2013－press－releases(May 28，2013) ．
[21] ACACIA Ｒesearch Grp．，Annual Ｒeport (Form10－K)〔EB/OL〕．http://biz．yahoo．com/e/120229/actg10－k．html．
[22] David L． Schwartz＆Jay P． Kesan，Analyzing the Ｒole of NPEs in the Patent System，AGBeat〔EB/OL〕．http://www．patentlyo．com/patent/2012/08/analyzing－the－role－of－npes－in－the－patent－system．html(May 28，2013)．
[23] Ｒichard Tyler，Inventor Fury as Patents Prove Too Costly to Defend，The Telegraph〔EB/OL〕．http://www．telegraph．co．uk/finance/your business/9130815/Inventor－fury－as－patents－prove－too－costly－to－defend．html(May 28，2013)．
[24] Lani Ｒosales，AGBeat，What Can Be Done to Stop Patent Trolling〔EB/OL〕．http://stli．iii．org．tw/ContentPage．aspx?i=5968(May 28，2013) ．
[25] 易继明．禁止权利滥用原则在知识产权领域中的适用〔J〕．中国法学，2013，(4):39－52．
[26] 国家知识产权局．国家知识产权局专利业务工作及综合管理统计月报〔EB/OL〕．http://www．sipo．gov．cn/ghfzs/zltj/tjyb/2013/201306/t20130617_803288．html，2013－06－17/2013－06－25．
[27] 中国广播网．全球****专利公司高智发明:创新“天使”还是专利“魔鬼”〔EB/OL〕．http://news．163．com/12/0426/18/801OM94O00014JB5_all．html，2012－04－2618:34:00/2013－07－18．
[28] 魏世杰．“高智发明”经营模式的冲击与启示〔J〕．高科技与产业化，2012，(10):100－104．
[29] 我国首家知识产权商用化公司“北知公司”于2012年5月成立。参见刘阳子:《本土知识产权运营探路者来了！》，载《知识产权报》2012年5月23日。
[30] 李斌．扫清科技创新能力提高的制度障碍〔EB/OL〕．http://news．xinhuanet．com/mrdx/2013－07/18/c_132550523．
htm，2013－07－18/2013－07－19．
[31] 有人据此说明我国目前知识产权赔偿额度低、维权成本高具有一定的合理性，并且认为要更加谨慎地权衡知识产权惩罚性赔偿制度。我们认为，这种因噎废食的做法，是不可取的。因为缺乏了知识产权创新激励机制，没有了权利之有效保障，尽管专利蟑螂无利可图了，但经济增长与创新体系也因此失去了基本的支撑，经济社会也就失去了活力。
[32] 温艳清．我国建立知识产权保险制度之可行性分析〔J〕．法制与社会，2009，(11):40－41．